根據新聞報導，藝人「焦糖 陳嘉行」近期收到前東家MOMO親子台的存證信函，要求他不准使用「焦糖哥哥」商標以及禁止使用MOMO歡樂谷的歌曲。陳嘉行表示，自己離開MOMO親子台以後沒有再使用「焦糖哥哥」自稱，都是以「焦糖 陳嘉行」自稱。MOMO親子台則發文表示，焦糖在與MOMO親子台的合作關係結束後，就不能再使用「焦糖哥哥」或「焦糖」自稱，且表示手上握有焦糖侵害他們商標權、著作財產權等權利的證據。

商標該如何使用？

相信大家應該都看過招牌上花花綠綠的各種商標，也多少說得出幾個知名的商標吧。但究竟商標要怎樣使用才是正確的呢？

根據智慧財產局在2012年公告的《註冊商標使用之注意事項》，使用註冊商標必須以「整體使用」為原則；如果實際使用的商標與註冊的商標有點不同，可是依照社會通念具有同一性的話，也算是使用註冊商標（商標法第64條參照）。

當然，這樣的標準其實並沒有很好理解，因此智財局也針對究竟有沒有「同一性」舉了以下幾個例子：

  1. 單純變更商標文字的書寫方向，例如從直書改成橫書，具有同一性。
  2. 僅變更商標的字體，例如從微軟正黑體變成標楷體、或從英文大寫變成英文小寫，具有同一性。
  3. 只有變更商標的附屬部分，例如原申請商標為「法操」並在外面加上圓圈圈，在實際使用時，僅使用法操，這樣具有同一性。
  4. 單純變更註冊商標的顏色，例如從原本彩色的字體變成黑白，但沒有變更註冊商標上面的其他特徵，此時也具有同一性。舉例來說，原本商標是黑白的「法操」，使用時變更為粉紅色，此時具有同一性。但如果今天商標本身的顏色就是主要識別特徵的話，例如Konica的彩虹商標，此時將他變成黑白的話就會失去識別性，就不具同一性。
  5. 顏色商標變更顏色的話，由於已經實質改變其識別特徵，因此不具同一性。

此外，如果今天只有使用商標的一部分算不算是使用商標呢？智財局表示，如果要提出商標的一部分來使用，就必須另外再申請一個商標。舉例來說，今天我有一個商標「法操 Follaw」，在使用商標時，就必須一起使用。如果我只想使用「法操」或者「Follaw」的話，就必須要再申請「法操」或者「Follaw」的商標。

如果焦糖哥哥只用「焦糖」名義可以嗎？

回到這次的事件，讓我們單純來看看這個問題：如果焦糖哥哥在離開MOMO親子台之後，僅使用「焦糖 陳嘉行」的名義進行活動，這樣有沒有侵害MOMO親子台「焦糖哥哥」的商標權呢？

首先，就「焦糖哥哥」商標權的範圍來說：

我們商標檢索系統中輸入關鍵字「焦糖」，並選擇搜尋「新申請案（有效）」、「註冊案（有效）」及「其他應檢索之參考資料」三個項目［註］後發現，有兩筆由「優視傳播股份有限公司」申請、且商標專用權到2028年的「焦糖哥哥」商標，而「優視傳播股份有限公司」旗下的電視台就是MOMO親子台。

由此我們可以知道：如果確實如我們搜尋到的結果，優視傳播股份有限公司擁有「焦糖哥哥」商標兩件的話，那如果焦糖在公開活動、網路上以「焦糖哥哥」的名義出場，就有可能會構成侵害。

然而，如果今天焦糖並未使用「焦糖哥哥」的名義，而僅使用「焦糖」可不可以呢？回到前面我們提到的商標使用方式來看，智財局認為商標的「部分使用」並不是使用商標，除非商標權人有另外對商標的一部分申請商標。

經過同樣的方法搜尋後發現，以「焦糖」搜尋的結果，僅有兩筆由「焦唐楓實業有限公司」申請的「焦糖」申請案，且目前兩案都還沒有核准，並不具商標權。

綜合上面的搜尋結果，如果沒有其他我們在檢索系統中沒搜尋到的「焦糖」商標，則由於MOMO親子台並沒有「焦糖」的商標專用權，因此他們可以主張專用的範圍，就只限於「焦糖哥哥」四個字「同時使用」的情形，而不得僅就「焦糖」兩字主張專用。

但陳嘉行使用「焦糖」這個名稱出席公開活動或進行個人宣傳，會不會構成商標權侵害？這需要先討論「焦糖」是否「同一或近似」於「焦糖哥哥」這個商標、「焦糖」使用的場合是否與優視傳播股份有限公司登記的使用行業別相同或類似、「焦糖」使用時會不會導致相關消費者有混淆誤認之虞等三個要件，否則就不會構成商標法第68條的商標權侵害喔！

註：無效及核駁案申請人由於不會取得商標權，因此不搜尋。本文撰寫時，僅發現統一申請的「焦糖」商標核駁案一筆。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航